商标代理笔记之连续三年不使用

来源：尚标采编    发布时间：2016-06-27 08:17:00　　浏览：1680

在商标申请注册的过程中经过会遇到申请商标由于在先权利商标而被驳回的情形，申请商标被驳回(相对理由)之后，代理人通常会建议商标申请人要么与在先引证商标签署共存协议，要么对已经注册并超过三年的引证商标提出连续三年不使用的撤销申请，借此来消除在先权利商标的影响达到核准注册的目的。笔者结合自身代理工作中的一些经验，谈谈对连续三年不使用的理解和适用。

一、“连续三年不使用”的立法目的

《商标法》第四十九条第二款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位和个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。商标的主要功能在于区分不同商品或服务的来源，其功能的实现有赖于商标的实际使用。只有通过实际使用，在相关公众中才能将该商标与特定商品或服务产生联系，从而起到区分来源的功能。

商标连续三年不使用撤销制度的设立是为了鼓励和促使注册商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，而非惩罚注册商标权人。因此，只要注册商标权人在撤销商标核定使用的商品上进行了商标使用，即可认为构成了“连续三年不使用”中的使用。

二、“连续三年”的理解

《商标法》及其实施条例中并未对“连续三年”的起算点进行明确的规定，根据目前的商标审理实践来看，一般以申请人提出撤销申请主张(商标局实际受理日)的日期为起算点，向前推算三年。比如，申请人提出撤销申请并由商标局在2015年6月1日受理，那么判断是否存不使用的时间界限是2012年6月1日至2015年5月31日。只要不使用的状态持续三年以上就符合了《商标法》第四十九条第二款的规定。

三、商标使用的构成要件

根据《商标法》第四十八条及《商标审查及审理标准》的规定，商品商标使用的具体表现形式有：

1、采用直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;

2、商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;

3、商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或使用商标的商品进行的广告宣传;

4、商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商品的印刷品以及其他资料。

5、其他符合法律规定的商标使用形式。

四、收集商标使用证据需要注意的几点

以上所述的对于商标使用的规定过于笼统，具体到实际应用中如何收集商标法意义上的使用证据，结合笔者的实际操作经验来看，应该注意以下几点：

1、对使用主体的认定

《商标法实施条例》第六十六条第二款：“前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料”。由此看出，注册人自己或经授权的使用均为有效使用行为。

《北京市高级人民法院知识产权审判新发展(2012)》第66条对商标使用主体以及商标许可也有释明，即“有效使用注册商标是维持商标注册的必要条件，这种使用应当是在核定商品或服务上的公开、真实、合法的商业使用。注册商标的使用，既包括商标注册人自己的使用，也包括获得商标注册人许可的其他主体的使用，但这种注册商标的使用必须是在商业流通领域发挥商标区分商品或服务来源作用的使用。注册商标许可使用人与被许可使用人之间，或者生产标注被许可注册商标标志商品的委托人与受托人之间，即使有标注被许可注册商标标志的商品买卖行为，但由于此类买卖行为发生在特定市场主体之间，通常不是通过商标的识别作用而建立的，故难以认定被许可使用商标起到了区分商品来源的作用，也就不能认定使用该商标标志的行为构成商标法意义上的商标使用行为”。

2、必须是对注册商标的使用，不可改变注册商标的显著特征

《北京市高级人民法院知识产权审判新发展(2013)》第45条，即“注册商标的使用通常应理解为按照商标注册证上的样式使用商标。实际使用的商标与商标注册证上的商标标识不同但未改变注册商标的显著特征，仍可视为对注册商标的使用。但是，实际使用的注册商标的部分构成要素的，不构成对注册商标的使用”。“铁力士TINIT”商标撤销案中，二审法院认定虽然注册人提交的使用证据表明复审商标的中文部分具有使用行为，但复审商标的“TINIT”英文部分仍为复审商标的显著识别部分，由于使用的商标与复审商标差异较大不能视为复审商标的使用。

3、必须是对核准注册的商品的使用

最近，北京市高级人民法院民三庭归纳整理了当前知识产权审判中需要注意的问题，分别就专利、商标、著作权等知识产权案件审判中涉及的若干实体和程序问题提出了初步意见，针对连续三年不使用注册商标的审查问题提出了“对于使用注册商标的商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准，即只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效;商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持”的审理意见。在“GNC”案件中，二审法院就认定在“蜂蜜”等蜂产品上的使用并非在涉案“非医用营养鱼油”上的使用，不属于商标法意义上的使用。又如“萬寶WANBAO”案iii，最高法院认为只要不属于在核定使用的商品上使用，就不属于诉争商标的使用，不考虑类似商品的使用情形。

4、使用行为必须发生在我国的大陆地域范围内

商标使用的地域不包括我国的香港、澳门、台湾地区。由于香港、澳门、台湾地区实行独立的法律制度，与我国大陆的法域不同，故在上述地区的使用不能用于证明我国注册商标的使用。

目前对于“定牌加工”情形是否认定为商标的使用虽有争议，但是结合“SCALEXTRIC”案以及“好宜家”案v的判决来看，在经营制造商品，通过“定牌加工”方式全部出口或外销国外，符合国际市场商品流通的交易习惯，有利于国内外客商识别商品的提供主体，有利于企业获取商品信誉，寻求相关法律保护，客观上已经起到识别商品来源的商标使用目的。故，对“定牌加工”的情形目前通常认定为商标法意义上的使用。

5、必须是公开、真实、合法的商业使用

所谓公开，指在公开的商业领域进行使用，不能使内部使用行为，比如办公场所的标示、仅在内部使用的文具上标示出来不能认定为公开。

所谓真实，指不能是应付性的、零星的、偶然发生的、象征性的使用，而只能通过商品的实际销售，或者至少是为进行这样的销售而作出的实质性和公开的行为。“大桥DAQIAO及图”商标撤销案，二审法院认为，仅有一次性的广告行为投放在发行量不大的《湖州日报》上，且销售及广告行为发生在复审三年期间的最后三个月，故上述使用行为属于规避商标法第四十四条规定象征性的使用行为，不予维持复审商标的注册效力。

所谓合法，指评价的范围仅限制于商标法律规定。只要商标使用行为本身不违反商标法律强制性、禁止性规定就可认定为商标使用行为合法。至于商品上或企业经营行为中的其他违法行为，行为人承担相应的法律责任，与商标使用行为的合法判断无关。司法对于合法使用行为的认定，在“康王”案中，北京市高院认为，判断商标使用行为合法与否的法律依据，并不限于商标法及其配套法规。如果违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为认定经营者商标使用行为的法律效力，则可以鼓励、纵容违法行为，与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。而在“卡斯特”案中，最高人民法院修正了之前“康王”案的观点，认为“只要在商业中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务。争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定，并非《商标法》第四十四条第(四)项(现第四十九条)所要规范和调整的问题。

6、常见的商标使用证据

(1)许可协议。单纯许可他人使用自己的商标或转让商标权，许可人或被许可人都没有对商标进行实际使用，这种行为不能认定具有商标法意义上的使用。

(2)商标的标签及外包装。该些证据虽然都可以视为商标的使用证据，但是如仅有这些证据无其他证据佐证或未形成有效证据链则也较难认定为真实、公开的商标使用。如“保时捷”商标撤销复审案。

(3)合同或相关发票。代理实务中，如仅提交一份合同或发票，通常会被认定为缺乏合同实际履行的证据，不足以证明发生了真实、公开的使用。如提交的是广告合同，更好有发票以及实际广告发布的资料(杂志或报纸)进行印证。

(4)单一产品广告、发布商标注册信息等行为，往往被视为应付性的、象征性的行为，不能发生商标的识别功能，不被视为使用行为。

五、行政诉讼中新提交证据的采纳

对于商标连续三年不使用行政诉讼中新证据是否能被法院采纳，在早期法院对新证据的采纳较为慎重。但是结合最近几年公开的审判结果来看，法院对于诉讼阶段新的使用证据持宽松接受的态度。如“信远斋”商标撤销案、“国医GUOYI及图”商标撤销案、“駝及图”商标撤销案、“TONDAR”商标撤销案、“庄吉GEORGE及图”商标撤销案。笔者认为，法院接受诉讼中新提交的证据也符合了撤销连续三年不使用商标这一制度设立的目的，即促进商标的使用，并非惩罚商标注册人。如果不接受诉讼阶段提交的新证据，则将会导致商标注册人再无其他救济途径。

六、注册商标连续三年不使用的正当理由

《商标法实施条例》第六十七条规定了：“以下情形属于商标法第四十九条规定的正当理由：(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破产清算;(四)其他不可归责于商标注册人的正当理由”。

不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如地震、台风、洪水、海啸等。

政府政策性限制：一般指出于政策考虑，对特定行为的限制，导致商标无法使用。政府政策性限制一般包括：进出口限制，导致无法商业运行;政策性限制生产、销售等。

破产清算：破产清算时，企业已经不具有经营资格，因此也无法将商标投入使用。

其他正当理由。如“紅山鈺龍HSYL及图”商标撤销案xv。

结合以上所述，笔者认为，提出商标连续三年不使用的撤销申请不失为排除在先权利商标的利器，但如何能最大限度地利用好该制度仍有较多方面的问题值得探讨。

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