韩国发明与实用新型专利申请如何进行转换？

来源：中国知识产权报    发布时间：2019-03-07 05:44:00　　浏览：2643

我国专利法中没有通过提交转换请求实现发明和实用新型专利申请相互转换的相关规定，但根据韩国专利法第五十三条、第二百零九条的规定，提出实用新型专利申请（即原始申请）的申请人可以将本实用新型专利申请转换为原始说明书或附图公开范围内的发明专利申请（即转换申请）。但是如果自（第一次）发出经核准的《驳回通知书》副本之日起超过三十天，则无权请求转换。

同样，根据韩国实用新型法第十条、第三十七条，以及韩国《专利审查指南》第六部分第二章的规定可知，针对发明专利申请也有相应的转换规定。即发明专利申请与实用新型专利申请可以相互转换。

申请转换的目的旨在保留原始申请的申请日的基础上，将原始申请转换为更有利的申请类型。例如在下列情况下提交转换请求：申请人根据先申请制匆忙提交申请，但选择了错误的申请形式；或者误解了专利制度，抑或申请时难以确定提交申请的主题等。

转换申请的程序

当申请人打算提交转换申请时，需要提交一个附有说明书及相关文件的新申请。此外，申请人应声明转换申请的意图以及构成转换基础的原始申请。

如果在提交转换申请时没有声明或错误声明原始申请，则转换申请应被视为不合法。除了对明显错误的修改外，不接受对原始申请声明的修改。

如果申请人打算提交一份要求披露例外（disclosure exceptions）或优先权的转换申请，应在书面转换申请中声明此要求的意图，并在规定期限内提交声明所需的证据文件。如果在提交原始申请时未提出该披露例外或优先权要求，则不接受此类要求（以上内容不适用于2015年7月29日及之后提交的转换申请）。有一例外情况：即使原始申请中描述了披露例外或优先权要求，但相关证据文件未在规定期限内提交，且转换申请包含该披露例外或优先权的要求，并且有关证据文件在转换申请的提交日之前的规定日期前提交，则该披露例外或优先权的要求被视为合法（除非在提交转换申请之前原始申请中的披露例外或优先权程序已经无效）。

转换申请的审查

提交转换申请后，审查员应检查申请是否符合转换的形式要求。审查员应检查提交转换申请的申请人是否是适格主体、转换申请是否在允许转换的期限内提交以及原始申请是否在转换申请中适当说明。

审查员应向申请人提供解释机会，说明转换申请是否属于下列违反韩国《专利法实施细则》第十一（1）（7）或（11）条情形：不符合资格的人提交转换申请；转换申请在指定期限届满后提交；或者转换申请是在原始申请程序终止后提交。如果申请人未在指定期限内解释上述情形，审查员将退回该转换申请。

转换申请的说明书或图纸允许修改，允许修改的期限应在专利法第四十七（1）条（有关申请修改的规定）规定的期限内，从原始申请的提交日起追溯计算。如果转换申请符合程序性和实质性要求，审查员应将转换申请视为普通申请，并审查对其修改的合法性。在这种情况下，提交转换申请时的说明书和附图应作为进行实质性审查的依据。

申请人可以通过分案申请的方式提交转换申请，但是不允许在单一程序中同时进行分案申请和转换要求，例如将专利申请的一部分转换为实用新型专利申请。如果实际操作中申请人欲将申请的一部分转换为其他类型的申请，应首先提交分案申请，然后根据分案申请提交转换申请。

当申请人提交转换申请，同时要求对被拒绝的原始申请进行复审或对驳回决定提出上诉时，如果转换申请程序合法，则审查员应接受转换申请。当对转换申请提出实审请求时，审查员应进行实质审查。而对于复审请求或对驳回决定提出上诉的请求，审查员应根据韩国专利法第五十三（4）条、实用新型法第十（4）条对被视为撤回的原始申请执行相应的程序。

当原始申请在提交转换申请时处于未决状态，但在申请转换后被退回（return）时，审查员应根据转换申请的实际提交的日期对其进行审查，而不是给予与原始申请相同的申请日。如果此时转换申请恰好也有理由被拒绝，审查员应通知申请人申请不能采取追溯申请日期的理由以及被拒绝理由。在没有任何拒绝理由的情况下，审查员应通过“On-nara系统（EDMS：韩国政府电子文件管理系统）”通知申请人为何申请不能追溯申请日期。

转换申请不得基于多个原始申请提交。但是，在根据两件或多件先前提交的申请提交要求国内优先权的在后申请后，则可以依据该在后申请提交转换申请。

如果自（第一次）发出经核准的《驳回通知书》副本之日起已超过三十天，即便通过复审请求或上诉决定该《驳回通知书》被取消，或者从再次发出经核准的《驳回通知书》副本之日起未超过三十天，申请人也不得再提交转换申请。这是因为通过复审请求取消驳回通知的操作并不否定第一次发出经核准的《驳回通知书》副本这一事实。

中韩制度的差别

在中国，发明专利申请需要初步审查和实质审查，实用新型专利申请只进行初步审查，包括形式审查和明显实质性缺陷审查。而韩国的发明和实用新型专利申请则都需要进行初步审查和实质审查，实质审查包括产业上可利用性、新颖性、进步性。有关进步性（创造性）审查，韩国发明专利申请的进步性用所述技术领域的普通技术人员不经过创造性劳动是否“容易”制造来判断，实用新型专利申请的进步性则使用是否“极容易”来判断，但实务操作中，两个“进步性”的判断标准区别不大。

关于发明与实用新型专利申请的转换，中国专利法中没有相关规定，但实际操作中可以利用要求优先权达到转换的目的。即如果在先的发明专利申请自申请日起算未超过12个月，申请人可以提交与在先发明申请主题一致的实用新型专利申请，并要求在先申请的优先权，以弥补在后申请的申请日滞后的不足，并实现申请类型的变更。

转换申请是基于原始申请提交一个类型转换的请求，从而将原始的发明专利申请转换为实用新型专利申请，或者将原始的实用新型专利申请转换为发明专利申请。转换之后原始申请视为撤回。这与原始申请之后又提交了一个新的申请是不同的。原始发明专利申请之后，再提交一个实用新型申请专利属于二重申请，这在多数国家是不被允许的。即便在后申请提交成功，原始申请也会破坏在后申请的可专利性。（杨晓伟）

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