商标评审案件中的“商品化权”问题

来源：中华商标杂志    发布时间：2016-09-30 06:17:00　　浏览：2720

案 情

　　【案例一】第7491648号“功夫熊猫KUNGFUPANDA”商标异议复审案件

第7 4 9 1 6 4 8 号“ 功夫熊猫KUNGFUPANDA”商标由某有限公司于2009年6月23日向国家工商总局商标局(以下简称商标局)提出注册申请，指定使用在第44类医疗按摩等服务上，商标局初步审定后，梦工场动画影片公司向商标局提出异议，被驳回后又向商标评审委员会(以下简称商评委)提出异议复议申请。

梦工场公司提起复审的主要理由是：“功夫熊猫”、“KUNG FUPANDA”是申请人制作的知名电影，申请人对其享有商标权，且对相关美术作品享有著作权;“功夫熊猫”、“KUNG FU PANDA”享有很高的知名度，申请人对其享有在先商品化权。此外， 申请人同时请求依据修改前的《商标法》第十条第一款第(八)项、第二十八条、第四十一条以及相关指导意见对被异议商标不予核准注册。

商评委经审理认为，申请人主张的“商品化权”在我国并非法定权利或者法定权益类型，且申请人并未指出其请求保护的“商品化权”的权利内容和权利边界，亦不能意味着申请人对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”名称在商标领域享有绝对的、排他的权利空间。故申请人上述主张商评委不予支持，梦工场公司的该项主张不成立。

梦工场公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院(以下简称北京市一中院)提起行政诉讼。北京市一中院认为，梦工场公司主张的其对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或民事权益类型，但当电影知名度及影响力达到一定高度时，具有一定显著性的电影名称将不再单纯局限于电影作品的一个组成部分，而成为电影的特征性标记。动画电影“功夫熊猫KUNGFUPANDA”在被异议商标申请日之前即已在中国大陆地区公开上映，票房成绩不俗。“功夫熊猫”、“KUNGFUPANDA”并非固定搭配词组，而是对电影作品内容的高度概括，本身具有一定的显著性。根据梦工场提交的在案证据显示，“功夫熊猫KUNGFUPANDA”电影衍生品已覆盖化妆品、玩具、电子游戏、食品饮料、服装、日用品、装饰品、通信、娱乐等诸多门类，且在实践中，电影衍生商品及服务的覆盖范围仍在不断扩展，按摩、医疗、美容服务等亦构成潜在的衍生开发服务项目。因此，被异议商标的申请注册，不当利用了“功夫熊猫KUNGFUPANDA”知名电影名称中所凝聚的商业信誉和由此带来的商业价值和交易机会，侵害了梦工场公司对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”知名电影名称所享有的合法民事权益，构成2001年《商标法》所指的“损害他人现有的在先权利”情形。

　　【案例二】 第4375006号“TEAM BEATLES 添•甲虫”商标异议复审案件

第4375006号“TEAM BEATLES 添•甲虫”商标由自然人连某某、陈某某于2004年11月22日向商标局提出注册申请，指定使用在第18类钱包等商品上，商标局初步审定后，苹果有限公司向商标局提出异议，被驳回后又向商评委提出异议复议申请。

苹果有限公司提出复审的主要理由为：“The BEATLES”(中文译为“披头士”或“甲壳虫”)是英国著名乐队的名字，其唱片及音像制品在包括中国在内的许多国家和地区畅销并享有盛誉，被异议商标中包含披头士乐队的名字，其注册和使用侵犯了其对“BEATLES”享有的在先权利。

商评委经审理认为，乐队名称并非法定权利，即使其可以作为一种法益受到法律的保护，有资格提出保护的主体亦应为乐队本身或得到其特别授权的人，而申请人未提交证据证明其获得了披头士乐队的授权，申请人的该项主张不成立，被异议商标予以核准注册。

苹果有限公司不服被诉裁定，向北京市一中院提起行政诉讼，并补充提交乐队授权等证据，北京市一中院认为，知名乐队名称作为商标使用在衍生商品上，其附随的号召力能够直接吸引潜在的商业机会和商业利益就是该乐队名称的“商品化权益”，应当得到法律的保护。被异议商标注册使用在钱包、背包等商品上挤占了苹果公司对“BEATLES”在衍生商品上享有的商业机会，稀释了其商业价值，损害了苹果公司依法享有的商品化权益。因此，撤销商评委裁定。商评委不服一审判决，向北京市高级人民法院(以下简称北京市高院)提起上诉。北京市高院认为，作品或名称通过商业化使用，能够给拥有者带来相应的利益，可以作为“在先权利”获得保护。“商品化权”无明确规定，称为“商品化权益”并无不可。本案中，苹果公司提交证据表明其为“BEATLES”商品化权益的拥有者，“The BEATLES”乐队是在中国享有盛名的乐队，在中国大陆地区具有极高的知名度，且乐队在中国大陆地区的中文名称是“甲壳虫乐队”。被异议商标完整包含了“The BEATLES”乐队的英文名称“BEATLES”，中文“添•甲虫”与乐队中文名称甲壳虫相近;被异议商标指定使用的钱包等商品属于日常消费品，苹果公司主张的商品化权益可以延及上述商品，故被异议商标的注册申请会使相关公众误认为上述商品来源于“The BEATLES”乐队或与“The BEATLES”乐队有特定联系，从而使苹果公司对“The BEATLES”乐队名称享有的商品化权益受到损害。

　　分 析

结合上述案例，可以看出两个案件的焦点问题是相同的，即商品化权是否属于2001年《商标法》第三十一条所规定的在先权利，被异议商标是否构成2001年《商标法》所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。

　　一、商品化权

现有的法律中并未明确将“商品化权”设定为一种法定的权利，但随着社会的不断发展，一些作品名称、角色名称、标题、名称等特征性标识、标记，经过其创作人或者创作团队对作品本身的智慧投入、资金投入、网络媒体的宣传报道等商业性的使用行为，从而使这种特征性标识在特定的商品或者服务上具有一定的知名度，能产生相关公众的需求，而使其权利人取得经济利益可能性的权利，即为商品化权。

二、“商品化权”是否属于现行《商标法》第三十二条所指的在先权利

我国现行《商标法》第三十二条就规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。由于《商标法》第三十条、第三十一条对于在先商标权利的保护问题已做了相应的规定，因此该条规定的“在先权利”是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他民事权利、权益，包括著作权、商号权、外观设计专利权、自然人的姓名权、肖像权等。有关商品化权是否属于该条款所指的在先权利，实践中存在着不同的观点。一种观点认为， 法定权利是指按照法律明文规定公民享有的包括民事、行政、诉讼等方面的权利，法律未明确设定的权利均不被认定为法定权利。鉴于现有的法律中并未将所谓的“商品化权”设定为一种法定权利，故其不属于《商标法》第三十二条所指的在先权利;另一种观点则认为，《商标法》第三十二条所指的在先权利不仅包括现行法律已有明文规定的法定权利，也包括《民法通则》和其他法律规定应予保护的合法权益。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十七条[3]规定，商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定(即2001年《商标法》第三十一条的规定)给予保护。

目前第二种观点已经越来越多的适用于商标授权确权案件审理中。在全球经济飞速发展的今天，相关公众已经意识到具有一定知名度、独创性的作品名称、角色名称、标题、名称等特征性标识、标记已成为一种商业资源，能够带来巨大的商业利益，确有部分“精明”的商标人擅自使用该类特征性标志注册为商标的情况出现，且该类型商标确权案件逐年增多，由此引出了商品化权是否应依据《商标法》相关条款规定，将其作为在先权利给予保护。前述两件案例中法院均已将“功夫熊猫”电影名称、“BEATLES”乐队名称认定为“商品化权”，属于2001年《商标法》第三十一条所指的在先权利，并对该案件中申请人所享有的在先商品化权给予法律保护。

但是，在具体的商标评审案件中，我们认为，将商品化权作为在先权保护时，应持谨慎的态度，现行《商标法》第三十二条所指的在先权利是对已经在先存在的权利事实的确认，商标法保护的是一种既存的状态，因此，如何去认定商品化权的既存事实，还需要进一步的探讨。

审理实践中的思考

随着信息传播途径日益宽广，市场经济的竞争愈发激烈与残酷，某些精明的企业或个人利用相关公众喜爱的影视作品、文学作品、人物角色等名称作为商标注册，从而获得较大的经济利益，这种行为明显属于不正当竞争的行为，既危害了公平竞争的市场秩序，又易造成消费者的混淆误认。那么，在商标评审案件中，就认定“商品化权”作为“在先权利”应如何把握，笔者有以下几个观点：

　　一、权利人商品化权形成的时间

权利人商品化权形成的时间应早于系争商标的注册申请日。众所周知，权利人在先享有著作权的时间可以通过其著作权登记证书，在先公开发表该作品的证据材料，在先创作完成该作品的证据材料，在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等加以证明;权利人在先享有的商号权的时间可以通过其企业名称合法登记时间予以证明等。而构成商品化权的标识往往不能脱离作品而单独存在，故权利人主张其商品化权应同样提交与该标识形成相关的证据证明，如影视作品公开上映的时间、文学作品首次出版时间、乐队唱片公开发行时间或演唱会演出时间等，用以证明其商品化权形成时间早于系争商标注册申请日。

　　二、权利人商品化权标识的知名度

当电影名称、影视剧的角色、乐队名称等标识作为权利人的在先商品化权予以保护时，上述标识应当在相关公众中具有很高的知名度及广泛的影响力。如前述两个案件，在司法程序中，法院在将电影名称及角色、乐队名称等标识作为商品化权予以保护时，都提到了以下观点，即：当电影名称、角色名称、乐队名称等知名度达到了一定高度时，会使相关公众将其对电影作品、乐队的认知的情感投射于该作品或乐队之上，并对与之相关的商品、服务产生移情作用，使其获得商业价值与交易机会。那么，该如何认定上述标识的知名度呢?

行政机关及司法机关在审理涉及驰名商标、在先商号权及抢注他人在先使用并有一定知名度商标的案件时，对权利人的商标、商号的知名度及影响力应进行全面审查，特别是在对驰名商标的认定时，《商标法》第十四条作出了明确的法律规定，当事人对其商标达到驰名程度负有举证责任，故当事人在案件中需要提交该商标的持续使用、广告宣传、经济指标、销售数据等证据。而商品化权作为一种除商标权以外的其他在先权利，是否可以借鉴驰名商标的认定条件呢?例如，权利人可以提交其影视作品票房数据、乐队唱片发行量、广告宣传审计材料、媒体宣传形式、所获荣誉等证据，用以证明影视作品名称、人物角色、乐队名称等在相关公众中的知晓程度，从而证明相关公众会将其对上述标识的感情移情于相关的商品或者服务上。笔者认为，能作为商品化权的影视作品名称、人物角色、乐队名称等特定标识所享有的高知名度，只能通过权利人提交的证据中体现，当事人应提交大量的宣传、使用等能证明其标识的高知名度的证据，是商品化权成立的必要条件。

　　三、系争商标与构成权利人商品化权的标识混淆的可能性

首先，构成权利人商品化权的标识应具有独创性。前述两个案件中，权利人的“功夫熊猫”、“The BEATLES”标识都具有很强的独创性，与权利人产生了唯一对应的关系。两案件的系争商标均与权利人的“功夫熊猫”、“The BEATLES”标识相同或者高度近似，系争商标的注册人未经权利人许可，申请注册该类独创性较强的标识的行为难谓正当，已经损害了权利人的商品化权。

其次，系争商标指定使用的商品或服务与权利人商品化权使用的商品或服务应存在密切关联性。在功夫熊猫案件中，法院的判决认为“功夫熊猫KUNGFUPANDA”的电影衍生品已覆盖化妆品、玩具、电子游戏、食品饮料、服装、日用品、装饰品、通信、娱乐等诸多门类，且实践中，电影衍生商品及服务的覆盖范围仍在不断扩展，按摩、医疗、美容服务等亦构成潜在的衍生开发服务项目。法院对权利人权益的保护范围不仅包括其电影的衍生品，并将其潜在的衍生开发服务项目进行保护。我国《商标法》中只有在对驰名商标的保护条款中明确了可以跨类保护，即便如此，在实际审理涉及驰名商标保护案件中，我们还要考虑系争商标注册使用的商品或者服务与驰名商标核定使用的商品或服务的关联程度。如果在商标案件审理的过程中，对商品化权过度予以保护，这种保护更甚于对驰名商标的保护力度，则与《商标法》关于申请在先和注册保护的原则相冲突。

综上，笔者认为，任何权利的取得都应具有正当性，建立在损害他人权利基础上的商标注册行为，是为现行《商标法》所禁止的，但我国商标法实行的是商标权的取得以申请在先和注册保护为原则，而且在实践中由于权利人商品化权的标识具有多样性，在我国现行法律中无明确规定“商品化权”的特殊情况下，对其是否享有商品化权的确定更应谨慎对待，对权利人的相关权益应有条件的予以保护。

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